拟上市企业如何应对专利无效的风险？

文/ 王乃莹、张雨嘉  上海市协力（苏州）律师事务所

自2019年开板以来，科创板无疑成为当下资本市场最受关注的焦点之一。知识产权作为科创板上市企业科创属性的重要体现，是信息披露中必不可少的一部分。知技IP通过对申请科创板上市企业的招股说明书、上市委问询函及企业回复等信息进行筛选，并结合相关政策文件，分析科创板企业上市过程中有关知识产权信息披露注意的要点以及日常经营管理中需要特别关注的事项，旨在助力科技创新型企业早日上市。

贵州白山云科技股份有限公司

贵州白山云科技股份有限公司（下称“白山科技”）于2019年4月24日提交上市申请，经过上交所多轮问询，其中均涉及到发行人与其竞争对手网宿科技之间的多起专利侵权诉讼及专利无效宣告案件的进展情况等。最终，白山科技的科创板上市以其主动撤回申请而告终。

上交所第二轮问询

上交所第三轮问询

上交所第四轮问询

发行人答复（仅摘录要点）

律师建议

通过白山科技的案例，我们可以看出，白山科技在科创板申请上市后，即遭到其直接竞争对手网宿科技发起的专利狙击。网宿科技分两批向白山科技发起四项专利侵权诉讼，赔偿金额合计约2.5亿元，白山科技为回击也向网宿科技提起两项专利侵权诉讼。双方为了在诉讼中占据更加有利的地位，分别向对方的涉案专利提起了无效宣告请求。最终，白山科技撤回了对网宿科技涉案专利提起的两项无效宣告请求，而在网宿科技对白山科技提起的六项无效宣告案件中，其中三项发明专利被宣告全部无效，一项发明专利被宣告部分无效。

上市委在多轮问询中，持续关注着白山科技与网宿科技之间专利侵权诉讼及专利无效宣告案件的进展情况以及是否会对企业持续经营构成实质性障碍的问题。尽管白山科技已经在答复中明确表示，公司拥有19项具有自主知识产权的核心技术，涉案专利中的部分专利不属于核心技术，部分专利为了技术储备和技术保护的目的而申请取得，但最终还是以主动撤回申请暂时结束了科创板上市进程。

针对专利无效风险的问题，我们对拟上市科创板的企业提出如下建议：

一、发明专利是企业核心技术的外在体现，当核心技术所对应的发明专利遭到竞争对手提起的无效宣告请求时，通常会因为涉及到企业核心技术的竞争力及持续经营能力的问题而引发上市委的持续关注。

二、拟上市企业不仅应注意发明专利的数量要符合科创板上市的要求，同时也要注重发明专利的质量，包括企业自身核心技术质量以及专利申请文件的撰写质量。虽然发明专利在授权的过程中，已经经过国家知识产权局的实质审查，稳定性相对于实用新型专利、外观设计专利较高。但并不意味着，发明专利不存在被他人无效的风险。发明专利一旦被宣告无效，其专利权视为自始即不存在。

三、拟上市企业应当根据自身发展情况提前三至五年聘请专业知识产权服务团队，对所属技术领域的现有技术进行检索分析，在此基础上进一步确定本企业核心技术所对应的发明专利的保护范围，合理地进行专利布局；同时，提前对所属技术领域主要竞争对手的核心专利进行评估分析，准备相应的专利无效预案，以便在上市过程中遭遇竞争对手提起的专利无效宣告请求时予以有效反击。

往期回顾：

王乃莹

高级合伙人律师

知识产权业务部主任

13584850394

     详细简历请扫描下方二维码

张雨嘉

实习律师

知识产权业务部

专注商标、不正当竞争及技术类知识产权法律服务与研究

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